司法實踐中如何看待“商標通過使用獲得顯著性”
作者|商標訴訟專業(yè)組 樊慧東
前 言
“顯著性是商標保護的靈魂”[1]
商標的顯著性是商標最基本的要求，也是商標賴以存續(xù)的核心特征，當一個標識不具有顯著性或者顯著性較弱的時候，通常不應(yīng)被注冊為商標使用。然而，不容忽視的是，在生活實踐中有許多本身缺乏顯著性的標志，但經(jīng)過長期、持久的使用在相關(guān)公眾中形成了區(qū)分商品產(chǎn)源的后天特征，具備商標注冊的基本要求。
故此，基于商標注冊對市場競爭的影響，商標的顯著性分為“固有顯著性”和“獲得顯著性”兩種，固有顯著性是指某一標志本身就具有商標法所要求的顯著性。[2]而“獲得顯著性”是伴隨人們商標意識的不斷深入，原本缺乏固有顯著性的標識通過長期連續(xù)使用而被逐漸認可獲得顯著性。
一、何為“商標獲得顯著性”?
“商標獲得顯著性”是指原本缺乏固有顯著性的標識通過長期連續(xù)使用而產(chǎn)生新的含義，具備識別商品的能力時，該標識即被視為具備了顯著特征。[3]
商標的基本作用是通過一定的標識指示商品或服務(wù)的來源，進而使相關(guān)公眾對不同商品進行區(qū)分，因此商標必須具有顯著性才能起到識別商品產(chǎn)源的作用。“顯著性”在一般意義上講，就是商標固有的區(qū)別于其他標識的獨立特征，“獲得顯著性”在我國屬于舶來品。在原來的商標法中也沒有“獲得顯著性”的規(guī)定，但隨著“五糧液”、“商務(wù)通”等大量特例的出現(xiàn)，2001年我國在《商標法》第二次修訂時，從立法上正式確認了“商標獲得顯著性”制度。
《商標法》第十一條 下列標志不得作為商標注冊:
(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的;
(二)僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的;
(三)其他缺乏顯著特征的。
前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。
二、司法判例中“商標獲得顯著性”適用情況分析
在司法實踐中，商標確權(quán)行政案件是我國法院審理的重要案件類型之一，近年來這類案件的數(shù)量也逐年增加，“商標獲得顯著性”的事實認定及法律適用問題也隨之凸顯出來。
案例1 “六個核桃”商標[4]
2006年1月19日, 姚奎章申請注冊了第5127315號“六個核桃”商標，指定使用商品為第32類的無酒精果汁、無酒精飲料、杏仁乳(飲料)、植物飲料、豆類飲料、水果飲料(不含酒精)、豆奶。2008年4月15日，該商標經(jīng)核準變更至河北養(yǎng)元保健飲品有限公司名下，2010年4月16日經(jīng)核準名義變更為河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司。昔陽縣大寨工貿(mào)園區(qū)帶露保健飲品有限責任公司認為“六個核桃”作為商標申請注冊表明了商品以核桃為主要原料，違反了商標法第十一條第一款第(二)項、第十條第一款第(七)項的規(guī)定，向商標局針對該商標提出異議。
2010年3月15日，商標局裁定被異議商標予以核準注冊。
2011年5月3日，商評委裁定被異議商標通過養(yǎng)元公司的廣泛宣傳和使用已經(jīng)能夠起到區(qū)分商品來源的作用，取得商標的顯著特征，符合商標法第十一條第二款的規(guī)定。
訴訟階段，一、二審法院均認定“六個核桃”商標構(gòu)成“商標獲得顯著性”，符合商標法第十一條第二款的規(guī)定。法院根據(jù)證據(jù)認定:“養(yǎng)元公司提供的證據(jù)可以證明，貼附有被異議商標“六個核桃”的商品銷售區(qū)域至少涉及全國13個省和直轄市;養(yǎng)元公司聘請了梅婷和陳魯豫作為被異議商標“六個核桃”的形象代言人在多份報紙、商場超市招牌、高速路牌、公交車身等多處刊登了廣告;“六個核桃”經(jīng)過使用獲得消費者信得過產(chǎn)品榮譽證書，被河北省工商行政管理局認定為知名商品;養(yǎng)元公司還提供了“六個核桃”在河北、河南、山東等各地工商行政管理局的受保護記錄30份。根據(jù)上述事實，被異議商標經(jīng)過使用取得了顯著特征，便于識別，可以作為商標注冊。”
案例2 "ONETOUCH"商標[5]
2002年11月27日，強生公司申請注冊了第3384889號“ONETOUCH”商標，指定使用的商品為“血糖監(jiān)測儀用檢測試紙條”。
2011年12月19日,黃云中針對“ONETOUCH”商標向商標評審委員會提出了爭議申請。2013年12月27日,商標評審委員會作出商評字〔2013〕第106738號《關(guān)于第3384889號"ONETOUCH"商標爭議裁定書》裁定，強生公司提供的證據(jù)不能證明"ONETOUCH"與強生公司產(chǎn)生唯一對應(yīng)的緊密聯(lián)系,能夠取得區(qū)分產(chǎn)品來源的作用，構(gòu)成商標法第十一條第一款第(二)項所指情形。
訴訟階段，一、二審法院均認定“ONETOUCH”商標構(gòu)成“商標獲得顯著性”，符合商標法第十一條第二款的規(guī)定。法院根據(jù)證據(jù)認定:強生公司提交的證據(jù)能夠證明在爭議商標申請日前的1995年、1998年中國大陸醫(yī)學專業(yè)雜志中已用"ONETOUCH"指代其血糖儀產(chǎn)品,桂林中輝公司也已使用"ONETOUCH"指代強生公司的血糖儀產(chǎn)品。提交的證據(jù)能夠證明2007年-2012年其用于"ONETOUCH"的歷年廣告費近2億元,2004年-2011年"ONETOUCH"試紙產(chǎn)品的銷售總額約11億元,"ONETOUCH"試紙產(chǎn)品在廣西、湖北、山西、湖南、廣東、山東、福建、河南、云南、山西、四川等全國十余個省份銷售。
通過上述案例可知，“證據(jù)”在“商標獲得顯著性”認定中起到了至關(guān)重要的作用，商標的商業(yè)性使用、首次使用的時間、使用地域及范圍、商品的銷售額及市場占有率、商標的廣告宣傳等證據(jù)均對法院判定商標經(jīng)過使用是否形成了固有特征的新含義，由此認定“商標獲得顯著性”的情形具有重要影響。
三、司法實踐中如何實現(xiàn)“商標獲得顯著性”?
通過對司法實踐案例的對比分析，我國法院在認定“商標獲得顯著性”的情形時會重點考慮爭議商標的使用情況，因此，“商標獲得顯著性”更多地被解釋為商標通過使用獲得顯著性。由此可見，司法實踐中商標“使用”證據(jù)的整理對商標獲得顯著性就顯得至關(guān)重要。那么，如何在“使用”證據(jù)中體現(xiàn)“商標獲得顯著性”呢?
(一)商標的商業(yè)性使用
商標區(qū)分商品來源的作用需要在市場的實際使用中才能真正得以實現(xiàn)。商標的商業(yè)性使用與“象征性使用”[6]不同，要求商標注冊人具有真實的使用意圖，并需要根據(jù)商品特性、市場狀況，結(jié)合銷售的數(shù)量、地域范圍等因素來判斷經(jīng)營者是否對其商標進行了真實使用。由于商標的顯著性在一定程度上反映出商品或者服務(wù)指向的唯一性，故在商標使用證據(jù)中要重點挑選“商標獨家使用”的證據(jù)，從而證明商標與實際使用人形成了唯一的、穩(wěn)定的聯(lián)系，因為一旦本身就缺乏顯著性的商標被大多數(shù)人使用，就會被認定為“通用名稱”。
商標實際使用的范圍及地域?qū)Α矮@得顯著性”的認定極為重要，它在一定程度上體現(xiàn)了該商標的受眾群體及知名度。同時需要指出的是，商標使用的地域范圍要同使用者的唯一性形成對應(yīng)，如果商標使用的唯一性及于全國，那就盡可能收集全國各地的銷售證據(jù)，保證多省多量。
(二)商標首次使用的時間及連續(xù)性
商標使用的先后順序與“顯著性”認定存在較大的聯(lián)系，通常情況下，商標的首次使用者會利用先發(fā)優(yōu)勢，確定商標的基本標樣及使用商品或服務(wù)，因此商品或服務(wù)的來源的唯一指向通常歸于首次使用者，但是首次使用者并不一定使商標通過使用獲得顯著性，因為一旦在后的使用者通過大范圍、高頻率的使用導致商標首先在相關(guān)公眾中形成了新的含義，并導致相關(guān)公眾將該商標與在后使用者對應(yīng)起來，此時的首次使用者就會陷入被動，難以在“獲得顯著性”上得到認可，僅剩在先使用的抗辯權(quán)來救濟。同時需要注意的是，商標的使用要具有連續(xù)性，不管是自己使用，還是授權(quán)他人的使用，因為中斷性使用會使使用證據(jù)出現(xiàn)斷裂，難以保證前后使用的一致性、連貫性。
(三)商標的廣告宣傳及市場調(diào)研
“商標獲得顯著性”認定的出發(fā)點為消費者的認知�！爸挥谐雒庞姓J知”，而廣而告之的最快捷方式就是通過廣告宣傳。實踐中，商家往往通過平面廣告投放及促銷活動等形式加大宣傳力度，旨在讓消費者將商標與使用者建立穩(wěn)定、唯一的對應(yīng)關(guān)系。同時，需要將大量的廣告支出通過書面的形式(如廣告專項審計報告等)固定下來，成為“商標獲得顯著性”的重要依據(jù)。
鑒于消費者的認知屬于主觀范疇，自由裁量的范圍較廣，因此客觀的市場調(diào)研就顯得格外重要。這方面我們可以參考國外的判例，在認定“商標獲得顯著性”的過程中，適當委派權(quán)威機構(gòu)對消費者對該商標的認知情況進行調(diào)研，采集消費者的證言、對消費者進行問卷調(diào)查，從而認定該商標是否在市場中形成了新的與實際使用者對應(yīng)的含義。
隨著科學技術(shù)的快速發(fā)展，商品和服務(wù)市場呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢，“商標獲得顯著性”制度逐漸成為促進市場公平且有效競爭的新常態(tài)。但是我國在該項制度上屬于后來者，并未形成統(tǒng)一、規(guī)范的認定規(guī)則，需要在“利益平衡”的價值追求中合理改進，形成從原則到規(guī)則的系統(tǒng)化的認定標準。
[1]黃暉:《馳名商標和著名商標的法律保護》，法律出版社2001年版，第11頁。
[2]吳漢東:《知識產(chǎn)權(quán)法》，中國政法大學出版社2004版，第231頁。
[3]吳漢東:《知識產(chǎn)權(quán)法》，北京大學出版社2011年版，第252頁。
[4]北京市高級人民法院(2012)高行終字第256號行政判決書。
[5]北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第1077號行政判決書。
[6]例如單獨的廣告、產(chǎn)品樣品等屬于“象征性使用”。
