很多律師在代理商標權(quán)利人進行維權(quán)的過程中，經(jīng)常遇到一些傍名牌者，或是“理直氣壯”或是“一臉無辜”地，拿出自己的商標注冊證，抗議道：“瞧，我也是有商標的啊，你告我干甚？”

有時代理人前期沒有對侵權(quán)主體的知識產(chǎn)權(quán)狀況，進行充分的檢索研究，或者存在案外人授權(quán)等情況，導(dǎo)致前期知識產(chǎn)權(quán)信息檢索不完備。當(dāng)對方突然亮出一紙商標，千萬別慌，睜大了雙眼看仔細對方商標證上的信息，特別注意注冊商標的形態(tài)，以及核定使用的商品范圍。

一、注冊商標vs注冊商標，原則上需要先通過行政途徑解決。

《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第二條第二款規(guī)定：“原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機關(guān)申請解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理”。

以上條款的第一句，確立了法院針對注冊商標告注冊商標的處理原則。其邏輯在于，商標的確權(quán)屬于行政機關(guān)的職責(zé)范圍，如果原告認為對方商標侵犯了自身商標權(quán)，等于質(zhì)疑商標局給對方頒發(fā)商標證這個行為，那可以找商標局解決，法院不能“越俎代庖”，故不予受理，并“告知原告向有關(guān)行政主管機關(guān)申請解決”。

這種情況，原告維權(quán)成本大大增加：首先要向商標局商標評審委員會申請無效對方的商標。而很多時候，即便商評委最終做出了無效決定，遇到一些和你“死磕”的對手，他們還會提起行政訴訟。一審、二審下來，原告不得不投入更多的時間和金錢。

所幸實踐中，眾多傍名牌的侵權(quán)案例，用到的并非第一句中的處理原則，而是后面一句例外情形：但書，由此省掉了許多大費周章的環(huán)節(jié)。

二、但書：對方注冊商標在實際使用中存在超越范圍的情形，應(yīng)予受理。

所謂“超越范圍”，主要指兩種情形：

第一種，超越了注冊商標核定使用的范圍。比如被告的注冊商標核定使用的商品，是第三類的化妝品，但實際使用的商品卻是第三十類的調(diào)味品。

第二種，超越了注冊商標核定使用的形態(tài)，包括改變顯著特征、拆分、組合等方式。比如，被告核準注冊的商標是“麥廣當(dāng)州老”，實際使用的是“廣州 麥當(dāng)勞”；再比如，被告核準注冊的商標是“三米青”，實際使用的是“三精”；或者，被告擁有“夢娜”、“麗莎”兩個注冊商標，實際卻是將這兩個注冊商標合在一起使用，即“蒙娜麗莎”。

以上兩種情形，《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第二條第二款明確了法院是“應(yīng)當(dāng)受理”。也就是說，原告可以省去商標無效等前置程序，而直接提起民事侵權(quán)訴訟，且對方不能再單純以其商標合法注冊為由進行抗辯。

三、為什么可訴？---《商標法》的依據(jù)

商標權(quán)兩種基本功能：專用權(quán)和排斥權(quán)。

所謂排斥權(quán)，是在相同或者類似商品上排斥他人注冊和使用相同或者近似商標的權(quán)利，該內(nèi)容不在本文展開討論。

所謂專用權(quán)，《商標法》第五十六條規(guī)定“注冊商標的專用權(quán)，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限”。

對權(quán)利人自身來說，這一條劃定了其專用權(quán)的權(quán)利邊界：只能在核準使用的商品上使用核準注冊的商標，既不能隨意超越商品范圍，也不能隨意改變商標形態(tài)，否則不享有注冊商標專用權(quán)。

回到本文討論的主題，為什么《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》中，特別規(guī)定了對于原告以他人超出核定商品的范圍，或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同，或者近似為由提起訴訟的，應(yīng)當(dāng)予以受理？就在于此刻的被告使用注冊商標不合規(guī)范，已經(jīng)不能拿其商標證（注冊商標專用權(quán)）作為擋箭牌了。

四、超越范圍的判斷

（一）超越商品范圍

《商標法》第二十二條第一款規(guī)定：“商標注冊申請人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的商品分類表填報使用商標的商品類別和商品名稱，提出注冊申請”，第二十三條規(guī)定“注冊商標需要在核定使用范圍之外的商品上取得商標專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)另行提出注冊申請”，因而在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中，商標核準注冊的類別及商品名稱，直接決定了注冊商標的使用范圍，如果實際使用的商品不在注冊商標核定使用商品的范圍內(nèi)，即“超出核定商品的范圍”。

在實踐中，部分代理人喜歡搬出《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一、十二條規(guī)定，認為在類似商品上使用并未超出商標專用權(quán)的范圍，但其實這是混淆了專用權(quán)和排斥權(quán)的概念。

（二）超越商標形態(tài)，即改變顯著特征、拆分、組合等方式使用商標

怎么判斷是否超越商標形態(tài)呢，本質(zhì)上是判斷實際使用的商標，是否改變了原注冊商標的顯著特征，進而變造出了一個“新商標”。

《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十六條第二款規(guī)定：“實際使用的商標標志與核準注冊的商標標志有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用”。實踐中，商標注冊人在實際使用商標過程中，對其商標進行了細微的改變，如果這種改變沒有改變注冊商標原有形態(tài)的顯著特征，難以產(chǎn)生實質(zhì)性的視覺效果，可以不認為是改變了商標進行使用。例如，僅僅改變組合商標標識的一小部分，而該部分在整個商標中所占比例極小，且字體較小。

以上的一些判斷標準，需要結(jié)合個案進行具體分析，特別是關(guān)于“是否改變了商標的顯著特征”這種明顯帶有主觀色彩的判斷，最終的落腳點，是說服居中裁判的法官，要考驗代理人的說理分析能力。

創(chuàng)品律師近期代理國內(nèi)某知名膳食營養(yǎng)補充劑領(lǐng)導(dǎo)品牌起訴某公司及其關(guān)聯(lián)公司侵害商標權(quán)糾紛案，迎來一審勝訴判決，該案即是一典型的被告不規(guī)范使用其注冊商標，并侵犯原告注冊商標專用權(quán)的案例。本案中，法院最終采納了創(chuàng)品律師在本文的觀點，認定被告侵權(quán)成立，判決被告賠償經(jīng)濟損失數(shù)十萬并登報澄清事實、消除影響。